Tutti sanno che il telefono è stato inventato dall’italiano Antonio Meucci, tuttavia pochi sono informati sul fatto che questi dovette sostenere una lunga battaglia legale, conclusasi solo dopo la sua morte, per ottenere il brevetto per il telefono elettrico da lui sviluppato.
A causa, infatti, del mancato pagamento di 10$ necessari per pagare la tassa annuale di mantenimento del suo caveat, il brevetto per il riconoscimento della paternità della trasmissione elettronica della voce era stato ottenuto dall’inventore e scienziato di origine britannica Alexander Bell.
Questa storia, che risale ormai a quasi 150 anni fa, può aiutarci a comprendere l’importanza di registrare un marchio e la differenza fra un marchio registrato e uno non registrato.
Differenza fra marchio registrato e marchio non registrato
Il marchio registrato costituisce un segno distintivo di un brand, di un prodotto o di un servizio, la cui paternità è garantita da una specifica procedura di deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico.
In questo modo, non solo i consumatori sono sicuri di poter risalire alla fonte d’origine dei prodotti o servizi che da esso sono contrassegnati, ma colui che lo ha depositato può essere assolutamente certo che il suo marchio non potrà più essere utilizzato da terzi per la commercializzazione di prodotti o servizi affini.
Il marchio non registrato, chiamato anche “marchio di fatto”, in virtù del fatto che non ha seguito un iter burocratico per la sua registrazione o deposito, non può vantare invece la stessa tutela giuridica del marchio registrato.
Detto in termini molto più semplici, chi utilizza un marchio non registrato per contrassegnare la propria azienda, i propri prodotti o i propri servizi, di fatto non gode delle stesse garanzie di non utilizzo da parte di terzi di cui godono coloro che, invece, utilizzano marchi registrati.
L’articolo 2571 del Codice Civile stabilisce, tuttavia, che chi usa un marchio senza registrarlo, dunque un marchio di fatto, ha facoltà di continuare ad utilizzarlo anche dopo un’eventuale successiva registrazione effettuata da terzi, purché rispetti i limiti di utilizzo per i quali se ne era avvalso in precedenza.
Per dimostrare, però, che l’utilizzo del marchio in questione è avvenuto precedentemente alla richiesta di registrazione, sarà necessario esibire così tante prove d’uso che, spesso, il gioco non vale la candela!
A conti fatti, quindi, la scelta che ci pare migliore in ogni caso è sempre quella di procedere con la registrazione del marchio non appena questo è stato creato o, comunque, prima di iniziare ad investire su di esso per far crescere la propria attività.
È obbligatorio registrare un marchio?
Come avrai compreso leggendo le differenze fra marchio registrato o depositato e marchio di fatto, la procedura di registrazione del marchio non è obbligatoria per legge, tuttavia effettuarla offre così tanti vantaggi che è sempre preferibile farla.
Facciamo subito un esempio pratico che può aiutarti a comprendere meglio perché è importante registrare un marchio. Mettiamo che tu stia utilizzando un marchio non registrato, o marchio di fatto, per contrassegnare il tuo brand o i tuoi prodotti e che tu lo faccia in quattro regioni italiane.
Qualora, ad un certo punto, qualcuno dovesse registrare a livello nazionale il tuo stesso marchio, tu potrai continuare ad utilizzarlo solo in quei territori dove lo hai utilizzato precedentemente alla procedura di registrazione, ma dovrai astenerti in tutte le altre regioni.
Quindi, per dirla in modo molto semplice, se la notorietà del tuo marchio di fatto è di tipo locale, corri davvero il rischio che qualcuno possa registrare il tuo stesso marchio e utilizzarlo, precludendo la possibilità di farlo in tutti quei territori all’interno dei quali tu ancora non lo hai utilizzato.
Perché è sempre vantaggioso registrare un marchio
Tenendo conto anche di quello che abbiamo appena detto, qual è il vantaggio più concreto che si ha nel depositare il proprio marchio? L’aspetto che subito salta agli occhi è la possibilità di impedire a chiunque altro di registrare un marchio uguale o simile per scopi commerciali.
Ma non è tutto, perché un marchio registrato, anche in caso di contenzioso, è sicuramente molto più facile da rivendicare e da proteggere. Almeno non sarà necessario produrre le prove d’uso come avviene nel caso di un marchio di fatto, poiché la paternità del marchio e i periodi di utilizzo saranno già legalmente stabiliti dalla procedura di registrazione con tanto di data e ricevuta di deposito!
Infine, altro aspetto che molti sottovalutano, un marchio registrato oltre che valore legale ha anche un valore economico in quanto, di fronte ad una richiesta di cessione, sarò possibile effettuare una trattativa commerciale.
Quando è utile o necessario registrare un marchio
Se hai seguito con attenzione fino a qui, già dovresti essere in grado di rispondere a questa domanda: la registrazione di un marchio è un’attività imprescindibile, quindi sempre utile e necessaria, per qualunque azienda.
Si tratta anzi di un’attività che andrebbe fatta da subito, non quando ormai è troppo tardi e il tuo nome o il tuo logo o marchio sono già stati utilizzati/rivendicati da altri. La registrazione del marchio seguendo l’iter burocratico necessario presso gli Uffici competenti ti protegge anche da eventuali contenziosi che comportano sempre un enorme dispendio di tempo e di denaro.
Anche qualora qualcuno dovesse rivendicare l’uso del marchio dopo che lo hai registrato, non sarai costretto a intraprendere una lunga battaglia legale dinanzi alla magistratura ordinaria facendo lievitare le spese per gli avvocati, ma ti basterà avviare un semplice procedimento di opposizione direttamente presso gli Uffici Marchi competenti.
Dove è possibile registrare il proprio marchio
Anche se le attività di registrazione del marchio di impresa sono presenti in tutti i Paesi del mondo, non esiste un iter unico ma ogni Nazione ha sue specifiche regole e procedure. Tuttavia, per alcuni Paesi come ad esempio quelli dell’Europa che hanno aderito ad accordi particolari è possibile con un’unica procedura ottenere la registrazione per una pluralità di Nazioni.
Anche in questo caso però è bene sapere che, se registri il tuo marchio in Italia, non è obbligatorio registrarlo anche all’estero. Si tratta di una scelta che devi fare tu a seconda del tipo di mercato in cui operi e dei prodotti o servizi che commercializzi.
Se questi al momento non circolano all’Estero e non prevedi che lo faranno negli anni a venire, puoi anche non procedere con la registrazione in altri Stati. Questo, però, significa, che, al di fuori del Paese o dei Paesi in cui lo hai registrato, il tuo marchio potrà essere tranquillamente registrato da altri!
Cosa può essere registrato come marchio
Molti si chiedono se ci sono limiti a quello che può essere registrato come marchio ma in realtà le tipologie di marchio utilizzabili sono così estese che potremmo dire che sono quasi illimitate.
Le uniche regole da rispettare a tal proposito sono che:
Il marchio depositato sia nuovo;
Sia rappresentabile;
Sia distintivo;
Non sia già stato registrato da altri.
Possono, quindi, essere registrati come marchi di un’impresa: parole, frasi, singole lettere o numeri oppure immagini e loghi. A seconda delle caratteristiche del tuo marchio, distinguiamo quindi:
I marchi denominativi, composti cioè da sole parole senza elementi grafici;
I marchi figurativi, composti invece da soli elementi grafici senza parole;
I marchi misti, composti sia da parole sia da immagini o loghi.
Ci sono, tuttavia, alcune limitazioni circa la scelta delle componenti denominative o figurative del tuo marchio. Non possono, ad esempio, essere registrati come marchio d’impresa:
Parole, immagini e segni contrari alla legge, al costume e all’ordine pubblico;
Parole, immagini e segni che contengano messaggi fuorvianti e ingannatori sul prodotto, sulla sua provenienza geografica o sulla natura dei suoi ingredienti;
Immagini e loghi che si rifacciano in qualche modo a emblemi o stemmi nazionali già in uso;
Tutto ciò che ovviamente è riconducibile ad altri marchi che hanno già ottenuto la registrazione da parte di altre aziende o persone.
Come verificare se il marchio è nuovo
Prima di chiedere la registrazione del proprio marchio, sarà quindi necessario verificare che questo sia nuovo e non utilizzato già da qualcuno in Italia o negli altri Paesi in cui lo intendi registrare.
Fare questa verifica è possibile ricorrendo ad una serie di banche dati su brevetti e marchi disponibili sia nel nostro Paese, sia negli altri Paesi (oppure a livello di Unione Europea). Ad esempio, per la ricerca dei marchi italiani già in uso, puoi consultare la Nuova Banca dati dell’UIBM, mentre per quelli europei puoi andare sul sito dell’EUIPO.
Quali sono i simboli che servono a contraddistinguere i marchi
Avrai notato che spesso i marchi registrati sono contraddistinti da specifici simboli come ad esempio “®”. Ora, a voler essere del tutto pignoli, occorre dire che nel nostro Paese l’aggiunta di questi segni distintivi non è affatto obbligatoria per i marchi registrati.
Tuttavia, anche se l’uso di questi segni non conferisce alcun valore legale aggiuntivo al marchio, spesso vengono utilizzati poiché utili a fornire maggiore protezione nei confronti di possibili contraffazioni.
L’aggiunta, ad esempio, del simbolo “®”, che è l’abbreviazione di “registered” (registrato) dopo il marchio aiuta a sottolineare che si tratta di un marchio registrato e legalmente riconosciuto, non quindi di una denominazione generica o di un marchio di fatto. Altri simboli che è possibile trovare sui marchi registrati in altri paesi sono: “™”, che significa “Trade Marke” o “marchio commerciale” e si utilizza nei paesi del Regno Unito, e “℠”, “Service Mark” o “marchio di servizio”, usato invece negli USA.
Altri possibili segni distintivi sono il simbolo “©”, che è invece l’abbreviazione di “copyright” ed indica pertanto i diritti d’autore, e il simbolo “CE” che significa invece “Conformité Européenne” e si utilizza quindi per prodotti che sono destinati al mercato europeo.
Anche se l’uso di questi simboli per la registrazione di un marchio è libera e volontaria, utilizzarli su marchi non registrati ti espone al rischio di sanzioni amministrativi in base all’articolo 127 del D.lgs. n.30 del 10 febbraio 2005, detto anche “Codice della proprietà industriale”.
Come fare per registrare un marchio
Veniamo ora nel vivo del nostro articolo e vediamo cosa fare per registrare un marchio nel nostro Paese. Per avviare la procedure di registrazione in Italia la prima cosa da fare è presentare richiesta (cartacea o telematica) presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).
Nello specifico, la domanda cartacea può essere inoltrata presso l’Ufficio Brevetti e Marchi della propria CCIAA di appartenenza. Quella telematica, invece, può essere fatta direttamente online dal sito dell’UIBM, previa registrazione.
In alternativa, puoi anche provvedere alla richiesta di registrazione del tuo marchio avvalendosi dell’apposito servizio di registrazione marchi di Team Service, recandoti presso una delle nostre sedi oppure online con firma digitale compilando il modulo apposito. Optando per il nostro servizio di registrazione marchi ci occuperemo noi anche della verifica del non utilizzo da parte di altri del tuo stesso logo o marchio.
Una volta presentata la domanda, l’UIBM la prenderà in esame e, se la richiesta supererà una prima verifica formale, il nuovo marchio verrà pubblicato nel Bollettino dei Marchi registrabili. Fatto questo passaggio, se entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda in Bollettino non saranno presentate opposizioni, il marchio proposto sarà considerato come regolarmente registrato.
Quanto dura la registrazione di un marchio di impresa
Un marchio di impresa una volta registrato ha una durata di dieci anni, dopo di che lo si può rinnovare per altri dieci anni e così via. Tuttavia, per poter mantenere la sua validità, il marchio, dopo la registrazione, deve effettivamente essere usato prima dello scadere dei cinque anni. Nel caso non venisse utilizzato entro questo termine, è possibile che altri possano tentare di sottrarlo in virtù della “decadenza per non uso”, chiedendo a loro volta la registrazione.
Cosa fare una volta ottenuta la registrazione
Come vedi la procedura per registrare un marchio non è per niente complicata anche se potresti avere qualche difficoltà qualora dovessi scoprire che esiste già un marchio simile e che questo è già stato registrato. Proprio per questo il nostro consiglio è quello di farsi seguire in questa procedura da degli esperti come Team Service che potranno sempre consigliarti anche in questo caso sulle giuste azioni da intraprendere.
In effetti, anche una volta registrato il tuo marchio, il nostro consiglio è quello di rimanere sempre vigile facendo dei periodici controlli per accertarti che non siano state presentate domande di registrazione di marchi simili o che qualcuno non stia usando marchi di fatto riconducibili al tuo senza possedere i requisiti per poterlo fare.
Conclusioni
In questo articolo abbiamo visto che il marchio non è altro che un segno distintivo, che può essere costituito solo da parole, solo da immagini oppure da parole o immagini insieme, che un’impresa può usare per distinguere il proprio brand o i propri prodotti o servizi da quelli della concorrenza.
Anche se non è obbligatorio registrare o depositare il marchio, si consiglia sempre di farlo per impedire l’uso a terzi e/o evitare che altri si approprino del marchio da te ideato. La procedura da seguire per la registrazione ti permette anche di esibire un diritto documentabile di proprietà del marchio, con tanto di data di decorrenza, corrispondente con la data del deposito.
Un’altra cosa che è bene sapere è che chiunque può depositare un marchio, non è necessario avere la Partita IVA o essere un’impresa. La domanda di deposito di un marchio può, infatti, essere presentata da tutti, anche una persona fisica. Questa può essere fatta:
Per via diretta recandosi presso l’Ufficio Brevetti e Marchi della propria CCIAA di appartenenza;
Per via telematica andando sul sito dell’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi);
Il nostro staff di agenzia disbrigo pratiche è a vostra completa disposizione per informazioni e assistenza
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